原标题：企业因被他人假冒注册商标而被诉专利侵权应如何应对

作者 | 邹雯 安杰律师事务所高级顾问

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在司法实践中不乏知名企业因被他人假冒注册商标以致面临专利侵权诉讼的情形。面对此种情况如何应诉、举证是难点也是本文探讨的重点。

一、相关案例

广东省高级人民法院审理的郝军诉同方股份有限公司（以下简称同方公司）侵害外观设计专利权纠纷一案就非常具有代表性①。原告郝军从深圳市金铂冠数码科技有限公司（以下简称金铂冠公司）处公证购买了被控侵权的扩音器，扩音器外包装及本体上均使用了“清华同方”的商标且载明 “深圳同方多媒体（香港）科技有限公司”、“公司地址深圳市南山区高新技术产业园同方信息港栋3楼”、“深圳市多姿多彩电子有限公司出品”等字样。据此原告指控金铂冠公司以制造、销售、许诺销售的方式侵犯其外观设计专利权，指控同方公司以制造、销售的方式侵犯其外观设计专利权，且当庭确认对深圳同方多媒体（香港）科技有限公司和深圳市多姿多彩电子有限公司（以下简称多姿多彩公司）不主张任何权利。同方公司一审虽主张其未将注册商标授权给金铂冠公司使用且双方无任何业务往来，但深圳市中级人民法院一审②认为，该抗辩对第三人不具有公示力，而且被诉侵权产品及其外包装、宣传彩页上均标有同方公司的注册商标及其宣传标语，根据普通消费者判断，对印有“清华同方”标识的产品对外宣传的直接受益方为同方公司，他人无理由亦无必要无偿为同方公司进行宣传，故在同方公司未提交任何相反证据证明该被诉侵权产品系其他公司或个人制造的情况下，认定同方公司侵权成立。

二审阶段，同方公司向法院补充提交了涉案注册商标信息及许可备案公告、同方公司针对金铂冠公司和多姿多彩公司向行政机关举报以及向法院提起侵权之诉的受理通知等一系列证据。二审法院认为，商业标识作为区分商品来源或者产地的标志，仅是产品侵权案件的受害人将商标所有人作为被告提起民事诉讼的重要依据，商标所有人是否侵权产品的制造者、销售者，还应当结合本案其他证据和事实进行综合认定。郝军既无证据证明同方公司与金铂冠公司等在制造、销售被诉侵权产品时存在分工合作的意思联络，构成共同侵权；也无证据证明同方公司明知他人制造、销售本案被诉侵权产品，仍然许可他人在被诉侵权产品上使用其所有的本案注册商标，为他人侵犯本案专利权提供帮助等便利条件，或者教唆他人实施侵权行为。此外，由于郝军一审当庭明确对深圳同方多媒体（香港）科技有限公司、多姿多彩公司不主张任何权利，客观上导致本案审理过程中无法查清同方公司与上述公司是否存在共同侵权或者帮助、教唆侵权。而同方公司已经提供本案注册商标可能被他人假冒的初步证据，表明其已针对本案假冒注册商标行为进行了初步维权。综合以上因素，现有证据不足以认定同方公司制造、销售了被诉侵权产品。

而在另一宗与之关联的生效案件中，郝军起诉杭州阿里巴巴广告有限公司（以下简称阿里巴巴公司）、深圳市韩王电器有限公司（以下简称韩王公司）、多姿多彩公司、同方公司侵害外观设计专利权③，被控侵权产品也为音箱，产品外包装六面视图上均使用了“清华同方”的汉字及图形组合商标，外包装上标注如:“公司名称:深圳同方多媒体（香港）科技有限公司；公司地址:深圳市南山区高新技术产业园同方公证处港栋3楼……深圳市多姿多彩电子有限公司出口”等。多姿多彩公司未出庭应诉。杭州市中级人民法院认为，仅依据侵权产品上标注有“清华同方”汉字及图形商标尚不足以认定该侵权产品系由同方公司制造或销售，因此未予支持针对同方公司的侵权指控。该案的生效判决同样被作为（2016）粤民终491号案的证据提交至广东省高级人民法院。

二、举证责任的分配问题

在前述两个案例中，深圳市中级人法院与杭州市中级人民法院对于举证责任的分配问题，持有不同的观点。前者认为，同方公司未提交任何相反证据证明该被诉侵权产品系其他公司或个人制造，故认定同方公司侵权成立。后者认为，仅依据侵权产品上标注有“清华同方”汉字及图形商标尚不足以认定该侵权产品系由同方公司制造或销售。亦即，前者认为应由被告举证证明其并未制造侵权产品，后者则认为除侵权产品上印有被告注册商标这一证据外，还应由原告进一步举证证明被告制造或销售侵权产品。

最高人民法院在《关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》④中明确:任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条规定的“产品制造者”和《中华人民共和国产品质量法》规定的“生产者”。这一批复确立了民事侵权裁判中认定侵权产品制造者的基础要件。因此，笔者认为，在专利侵权案件中，原告只要举证证明其公证购买的侵权产品上标有注册商标，即完成了针对该注册商标权利人制造、销售被控侵权产品这一指控的初步举证。被告方如果抗辩其不是侵权产品的制造者，应当承担相应的举证责任。这是基本的举证责任划分。

但是，在司法实践中还会出现其他因素对于举证责任产生相应的影响。例如诉讼参与人的自认。在前述两个案件中关键的诉讼参与人金铂冠公司和多姿多彩公司均未到庭，尤其在（2016）粤民终491号案件中，原告甚至未将多姿多彩公司作为被告提出诉讼。而根据两案涉案产品的标注，可以推断出多姿多彩公司方为被控侵权产品的制造者。设想如果多姿多彩公司出庭应诉，自认其并未获得同方公司的注册商标使用许可，则将导致举证责任重归原告，需要原告进一步举证证明同方公司有制造侵权产品的行为。

不过，更有可能出现的情形是多姿多彩公司主张其有同方公司注册商标的使用许可，但未能举证证明，这样会产生两个问题：第一，在专利侵权案件中多姿多彩公司有无义务举证证明其产品上标注的注册商标已获得商标权人的许可；第二，如果多姿多彩公司未举证，对于同方公司的举证责任有何影响？

关于第一个问题，民诉法第六十四条规定当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。也就说多姿多彩公司如果主张其有同方公司注册商标的使用许可，那么其就有义务提供证据证明其主张。吊诡的是，一般不履行举证义务的一方会承担举证不利的后果，但在前述情形下，多姿多彩公司如果不进行举证对于其自身在本专利诉讼案中的利益并无影响，却会影响到全案的事实认定。这就进入到第二个问题，由于多姿多彩公司的举证义务未履行，各被告之间的关系未能查清，这看似与多姿多彩公司不出庭应诉带来的结果类似，会影响到举证责任吗？笔者认为答案是肯定的。多姿多彩公司的主张给其带来了举证的义务，在其未能举证的情况下，应推定其主张不成立，亦即多姿多彩公司并未获得同方公司的注册商标许可。在此情况下举证责任仍应重归于原告。

当然，在大多数情况下同时涉嫌侵害专利权与商标权的侵权人会选择不参加庭审。因此，因假冒注册商标行为被指控专利侵权的企业如何举证则成为此类案件的重点与难点。

三、企业的举证思路

如前述分析，根据相关批复，原告只要举证证明其公证购买的侵权产品上标有注册商标，即完成了针对该注册商标权利人制造、销售被控侵权产品这一指控的初步举证。被告要举证证明其与实际制造、销售侵权产品的侵权人没有关联这一消极事实，会非常困难。即便提交注册商标的许可备案，因为备案并不具有强制性，还是不足以证明其与侵权行为无关。因此，只能采取积极的维权来证明其与实际侵权人并无关联。在（2016）粤民终491号案件中，同方公司正是采取了行政举报以及商标侵权诉讼的方式积极进行维权，并向二审法院提交了维权的相关证据，法院认定其已提交本案注册商标可能被他人假冒的初步证据，进而认定同方公司不构成专利侵权。

也有观点认为，积极维权的证据，如市场监督管理局的投诉举报受理告知书、现场笔录，法院的受理案件通知书，只能证明被告采取了维权措施，并不能证明侵权人假冒企业注册商标这一法律事实。因此，须待行政举报或者侵权诉讼有了确定的结果，比如行政处罚决定书、整改通知书或者侵权判决，才能在本案中作出被告不侵权的判定。笔者认为，行政举报或侵权诉讼的确定结果，的确对于法律事实的查明具有重要影响，但是会面临两个困境：其一，对于商标侵权行为的行政举报发生在专利侵权起诉之后，作为一个同时侵犯商标权和专利权的侵权人，早已闻风而逃，行政机关基本不可能在现场获取侵权产品，导致行政机关很难给出明确的处理结果；其二，虽然企业在商标侵权诉讼中可以通过调取专利侵权案件物证的方式来进行举证，且大概率能够胜诉，但是审判周期过长，侵权人既然不在专利侵权案中出庭应诉，在此商标侵权案中须走公告送达程序几乎成为必然，如果等待生效判决方能在专利侵权案中做出判断，则该专利侵权案的审判周期会非常漫长，有损诉讼效率。

同样，这个问题也可以通过举证责任的分配来解决。如前述分析，专利诉讼的原告举证证明其公证购买的侵权产品上标有注册商标，即完成了针对该注册商标权利人制造、销售被控侵权产品这一指控的初步举证，但该证据的证明力是非常有限的。如果被诉侵权的商标权人提供积极维权的证据，也实现了对于本案注册商标可能被他人假冒的初步举证。原、被告双方证据证明力对等的情况下，原告作为指控侵权的一方，理应进一步举证证明被告存在侵权行为。如果在此种情况下，要求被告进一步提供证明力更强的证据，比如提交维权确定结果的相关证据，实为不恰当的加大了被告的举证责任。因此，只要被告提交了注册商标可能被他人假冒的初步证据，原告又未能进一步举证指控商标权人专利侵权，可径直认定针对商标权人的侵权指控不能成立。

本案的启示在于，企业应当积极保护自己的品牌，常态化维权，以防对声誉造成重大损失。如在前述案例中，如果同方公司在（2013）深中法知民初字第858号或（2014）浙杭知初字第163号案件发生后就进行维权，则在（2013）深中法知民初字第858号案件中就不会被判侵权成立。而一旦因他人假冒注册商标的侵权行为被诉侵权，商标权人可视案件情况从行政、民事、刑事三方面展开维权，积极进行不侵权抗辩，捍卫自身的合法权利。

注 释：

①（2016）粤民终491号

②（2013）深中法知民初字第858号

③（2014）浙杭知初字第163号

④ 该批复颁布于2002年7月11日。

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