作者 | 乔平 环球律师事务所

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编者按:

该文系根据环球律师事务所乔平律师在知产+“育才•扶秀”公益活动发言整理,内容经由乔平律师确认。

该文从理论和实务的角度,从法律规制、侵权责任的必要性、侵权责任构成以及代理机构的侵权责任,四个维度探讨恶意/违法注册商标的民事侵权责任。

一、恶意/违法注册商标的法律规制

从历史沿革来看,1982年《商标法》、1983年及1988年《商标法实施细则》中均没有对恶意注册商标的问题作出规制。主要原因在于,当时的市场经济不发达,人们对于通过商标抢注或者恶意注册的方式谋取利益的意识不强。

随着市场经济的发展,恶意注册的情况逐渐增多,1993年《商标法》第27条中规定,以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,商标局可以撤销该注册商标。1993年《商标法实施细则》第25条对上述规定予以细化,并已经出现了现行《商标法》的制度雏形,包括对于公众熟知商标的保护、未经授权的代理人行为的规制、他人合法的在先权利的保护等。

2001年《商标法》和2013年《商标法》中,对于恶意注册、违法注册行为作出了明确、具体的规定。2013年《商标法》对于恶意/违法注册商标的规制增加了禁止特定关系人抢注、禁止代理机构在代理服务之外注册等规定。

二、构建恶意/违法注册商标侵权责任的必要性

对于商标侵权行为,权利人可以通过提起侵权诉讼,法院在胜诉判决中判令侵权人承担维权合理支出。然而,在恶意注册和恶意违法注册商标过程中,并没有对于权利人相应的经济权益的保护。按照现行《商标法》规定,商标被撤销或宣告无效后,权利人无法通过行政程序或者行政诉讼程序获得民事权益上的赔偿。

现行《商标法》中对于商标恶意/违法注册的规制,一方面,制裁效率不高,存在循环诉讼的情况(正逐步得到解决)。另一方面,制裁效果有待提升,存在对恶意/违法注册人的制裁力度不够,对于在先权益人经济利益保护不力的情况。目前,商标主管机构正在探索出台商标注册黑名单制度,对恶意注册人的商标申请进行限制。

存在上述制度缺陷的关键原因在于,忽视了经济因素对于商标恶意注册和违法注册行为的推动作用,许多不法商标注册人怀抱“赌徒心理”希望通过抢注或者恶意注册的行为实现“一夜暴富”。在解决方式上,笔者建议构建恶意/违法注册人的侵权责任,通过向不法注册人索赔的方式,填补权益人因抢注或者恶意注册的行为遭受的损失。

三、恶意/违法注册商标的侵权责任构成

《商标法》对于禁止恶意注册和违法注册的条款,分为绝对注册理由和相对注册理由。

纳入恶意/违反注册商标侵权民事责任的调整范围,应以《商标法》明确规定的恶意/违法注册行为为前提。对于相对注册理由中损害特定民事权益的,可以考虑通过侵权民事责任进行保护。《商标法》中规定的绝对禁止注册事由下实施的行为不应作为侵权行为予以规制,包括《商标法》第十条绝对禁注禁用条款、第十一条缺乏显著性特征的禁注条款、第十二条三维标志缺乏显著特征的禁注条款。

对于损害特定民事权益的恶意/违法注册的行为,可以考虑适用民事侵权责任的具体条款包括《商标法》第十三条第二款、第三款,第十五条,第十六条,第十六条第一款、第三十二条。

《商标法》第三十条和第三十一条虽然是相对理由条款,但由于其属于对商标近似及先申请原则的规定,难以认定注册人存在主观故意,或者使用了不正当手段,不宜纳入侵权责任调整范围。

侵权责任构成要件

1、加害行为

《商标法》第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款及第三十二条中存在加害行为的规定。比如,第十五条第一款规定,未经授权,代理人或者代表人以自己名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。作为侵权责任构成要件之一的加害行为,以商标法规定的行为要件为准,可以与商标授权确权行政诉讼案件的审查标准一致。

2、损害他人权益

《商标法》第十三条第二款、第三款、第十五条、第十六条第一款及第三十二条,是否存在着构成《侵权责任法》上应受保护的民事权益,存在很大争议。笔者对此持肯定的观点。

《侵权责任法》第二条规定,侵犯民事权益,应当依照本法承担侵权责任。《侵权责任法》的一般性条款中并没有将承担侵权责任的范围限制于侵犯民事权利,还包括侵犯民事权益。《民法总则》第一百二十六条规定了民事权利受到损害的行为,除了绝对权利,一些利益也可以受到保护。实践中,《商标法》第三十二条的适用已经扩展到保护民事主体的特定权益,如商品化权益。因此,《商标法》上述条款可以延伸出对特定民事权益的保护。

3、加害行为与损害他人民事权益之间存在因果关系

在实践中可能出现不法注册人以商标行政机关的审查及核准行为作为侵权抗辩理由的情况。不法注册人认为其商标申请行为是事实行为,并不必然导致商标的合法注册。

实际上,侵权事实的出现仍由不法注册人的申请行为产生。核准注册仅是对商标本身的可注册性的审查,如果不涉及异议程序,商标行者国内机关不会对特定民事权利进行审查。

4、行为的违法性

上述恶意/违法注册商标的行为属于《商标法》所禁止的行为,符合具有违法性的法律要件。

5、主观过错

应以注册人存在主观故意为限。在商标授权确权行政程序及后续司法程序中,很多恶意/违法注册行为的认定均已经包括了违法行为人主观恶意的认定,例如《商标法》第三十二条后半段对于“不正当手段”的认定,实际上已经包括了对抢注人主观过错的认定。《商标法》第四十四条还规定了恶意注册驰名商标的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。

侵权责任承担方式

按照现行商标法的授权确权制度,对于恶意/违法注册商标,权利人首先要发起商标撤销或无效的行政程序,不服行政裁决,再提起行政诉讼。因此,在商标的授权、确权行政机关和司法机关作出有效的裁决和判决之前,还不宜通过民事诉讼的方式达到停止侵害的效果。为避免影响现行商标授权确权制度,可以考虑行政程序先行,民事侵权诉讼后行的制度设计。

对于恶意/违法注册商标的行为,赔偿损失是主要的民事责任承担方式。赔偿范围包括申请商标无效宣告以及后续行政诉讼过程中产生的代理费和律师费,以及其他的合理支出。对于相对权益人可得利益损失通常不予考虑。

四.代理机构恶意/违法注册商标的侵权责任

1.商标代理机构与抢注人的共同侵权责任

根据2013年《商标法》第十五条第三款规定,商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第十五条和第三十二条规定情形的,不得接受委托。

如果商标代理机构明确知道或者应当知道其委托人申请注册的商标属于上述两条规定的情形,但是依然接受委托并进行代理行为,产生了后续的商标注册的效果,应当与抢注人共同承担民事侵权责任。

2、商标代理机构的独立侵权责任

商标代理机构的独立侵权责任来源于自身的违法行为,而非因接受委托和代理行为产生。比如,《商标法》第十九条第四款规定,商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。

如果商标代理机构违反上述规定,注册代理服务之外的商标损害他人权益的,应当独立承担民事侵权责任。

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