编译 | Bruce

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（本文2319字，阅读约需5分钟）

近日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）认定名为“will.i.am”的美国歌手不得注册化妆品及饰品类商品或服务上的“I Am”商标。

在8月8日做出的一致裁决中，法院维持了美国专利商标局商标审查上诉委员会（TTAB）在2015年做出的一份决定，该决定以与他人注册商标具有混淆的可能性为由，拒绝了涉案商标“I AM”在部分商品或服务类别的注册。

背 景

今年42岁的歌手will.i.am，本名威廉·亚当斯（William Adams），是美国加州嘻哈乐队“黑眼豆豆”（The BlackEyed Peas）合唱团的创始人。黑眼豆豆曾在2005年获得第47届格莱美奖“最佳说唱乐队/组合”奖，而他个人也在2009年获得第51届格莱美奖“最佳城市音乐/另类歌手”奖。至今，他以个人名义发布过四张音乐专辑，并出演过电影《金刚狼》，还曾担任选秀节目《英国之声》的导师。

早在2010年，will.i.am就通过其名下公司i.am.symbolic, llc（下称“Symbolic”）申请注册了第9类（主要包括电话配件、CD、耳机）、第25类（主要包括服装鞋帽）、第41类（主要包括娱乐文体）等商品或服务类别的一系列“I AM”商标。

然而，同样是will.i.am申请注册的“I AM”商标，第3类、第9类和第14类商品上的申请却被审查员驳回了。

TTAB认为

根据审查员的意见，will.i.am在涵盖化妆品的第3类商品上的商标申请被驳回，主要原因是依据15 U.S.C. § 1052(d) 对相同或近似商品上的规定，与他人先前已在香水类商品上注册的2045626号商标“I Am”有混淆的可能。will.i.am在第9类（太阳镜）和第14类（饰品）商品上的申请被驳回，则是因为与在先注册的3188447号“I am”商标（下左图）可能构成混淆，该商标早在2006年12月26日即已被核准注册在第9类、第14类和第26类商品上；并且，will.i.am的申请还与在先注册的3935952号第14类商标有混淆可能。

因此，will.i.am方面在诉讼过程中修改了申请，增加了与商品识别相关的表述“与威廉·亚当斯，艺名‘will.i.am’相关联”。

不过这仍不足以说服TTAB的审查员。TTAB表示，这样的陈述“仅仅是在强调Symbolic与亚当斯先生的关联”。TTAB补充道：“与Symbolic的主张相反，我们认为这样的语言并没有在Symbolic的商品上施加任何有意义的限制，尤其是在交易渠道或买方类别方面。”

TTAB认为，记录并不能被用来确定亚当斯是“以‘i.am’ （而非‘will.i.am’）而广为人知”，也不能表明“i.am”和“will.i.am”两个名字可以被亚当斯先生或公众互换使用，否认了Symbolic的观点。

TTAB使用了“杜邦因素”（Du Pont factors，一种用于确立是否存在商标侵权的测试），考查了商标法律或字面识别性、商品近似性或识别性、贸易渠道和买方的识别性、以及销售条件（即看买方是“冲动”地还是仔细地购买）等因素，认为多个因素共同支持了存在混淆可能性的结论。”

Symbolic不服TTAB决定，上诉至联邦巡回上诉法院，称TTAB在关于所谓混淆可能性的分析当中存在错误。

法院认为

Symbolic诉称，will.i.am的表述是“有意义的限制，这种限制否定了任何混淆的可能性”，但TTAB错误地认为它只是“一厢情愿”和“无意义”的。

联邦巡回上诉法院在杜邦因素测试方面认为，限制“并不能将该商标与多个在先商标注册人的商标充分区分开，来掩盖混淆可能性的存在”。

法院补充道，TTAB所认定的“will.i.am并非由于‘i.am’而广为人知”是有实质性证据支持的。

“Symbolic所指出的网站和媒体报道，始终证明亚当斯是作为will.i.am而为人所知的，而非I Am或i.am。”法院表示。

法院在结论中写道：“TTAB的事实认定有大量证据支持，其结论在法律适用上无误。综上，我们维持TTAB的决定。”

关于“杜邦因素”

在针对这起案件的判决中，CAFC大篇幅提及“杜邦因素”测试法。知产力就相关问题咨询了美国亚太法学研究院执行长孙远钊教授。孙远钊表示：“所谓‘杜邦因素’（Du Pont factors），是为了鉴别是否与其他已经注册的商标有构成混淆之虞（likelihoodof confusion）而发展出来的。”

据孙远钊介绍，“杜邦因素”是CAFC的叫法，其他巡回上诉法院也另有称谓。“CAFC称之为‘杜邦因素’（Du Pont factors），是因为源自该法院的前身，联邦关税暨专利上诉法院（U.S.Court of Customs and Patent Appeals，简称CCPA）在1973年‘杜邦公司’案的判决。”他说，美国的法院在审视是否有构成混淆之虞时的参考因素有以下几个：

1. 两个标识的整体，诸如形貌、声音、语境以及对商业所产生的印象等所具有的近似度或非近似度（The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties asto appearance, sound, connotation, and commercial impression）；

2. 在商标注册的申请中所表述和关联到的在先商标与系争标识之间的近似度或非近似度以及商品的性质（The similarity or dissimilarity and nature of the goods . . .described in an application or registration or in connection with which a priormark is in use）；

3. 与既有的、可能会持续使用的贸易渠道之间的近似度或非近似度（ Thesimilarity or dissimilarity of established, likely-to-continue trade channels）；

4. 会导致买方购买的状况，例如，冲动性相对于精打细算的购买（Theconditions under which and buyers to whom sales are made, i.e."impulse" vs. careful, sophisticated purchasing）；

5. 在先使用商标的知名度（The fame of the prior mark）；

6. 在近似商品上所使用的近似商标数量与性质（The number and natureof similar marks in use on similar goods）；

7. 如有任何事实上的混淆，其性质与范围（The nature and extentof any actual confusion）；

8. 如有并存同时使用的情形，其同时使用且未造成事实上的混淆的期间与状况（Thelength of time during and the conditions under which there has been concurrentuse without evidence of actual confusion）；

9. 商标所使用或未使用的商品种类（The variety of goods onwhich a mark is or is not used）；

10. 商标申请人与在先使用商标所有人在市场上的接口（The marketinterface between the applicant and the owner of a prior mark）；

11. 商标申请人有权排除他人在其商品上使用其标识的程度或范围（The extent towhich applicant has a right to exclude others from use of its mark on its goods）；

12. 造成潜在混淆的程度（The extent of potentialconfusion）；以及

13. 其他能建力实际上构成使用的相关连事实（Any other establishedfact probative of the effect of use）。

孙远钊指出：“必需一提的是，这些因素彼此之间并非等质等量齐观。其中的某一个或数个因素可能产生具有决定性的影响，从而在份量上超越其他的因素。”

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